Dans une décision récente (T-726/21), le Tribunal (« GC ») a confirmé que Rolex SA (« Rolex ») ne pouvait empêcher la marque de mode danoise « Junk de Luxe » (détenue par la société PWT A/S ) de déposer une marque pour leur logo représentant une couronne.
Le signe contesté a notamment été déposé pour des produits couvrant les vêtements, les chaussures et la chapellerie relevant de la classe 25, alors que la marque antérieure de Rolex était enregistrée pour des montres relevant de la classe 14.
La question était de savoir si Rolex pouvait démontrer une renommée suffisante dans l'UE et si l'utilisation de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice.
La division d'opposition a fait droit à l'opposition sur la base de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, concluant que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque composite ROLEX. Par conséquent, la division d'opposition a rejeté l'enregistrement de la marque contestée pour tous les produits et services demandés dans les classes 3, 9, 18, 25 et 35. PWT A/S a fait appel de cette décision, mais uniquement en ce qui concerne les produits de la classe 25, nommément vêtements, chaussures et couvre-chefs.
La chambre d'appel a accueilli l'appel. Elle a conclu qu'il n'existait aucun risque de confusion sur la base de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et que même si la marque composite ROLEX (constituée à la fois de la couronne et du mot ROLEX) avait une renommée pour les montres-bracelets, le public pertinent serait pas établir de lien entre les marques. Par conséquent, aucun risque d'atteinte à la renommée de la marque complexe antérieure n'a été établi.
Rolex a porté la décision de la chambre de recours devant le Tribunal.
Risque de confusion
La chambre de recours avait estimé que les vêtements, chaussures et chapellerie couverts par la marque contestée étaient différents des bijoux et montres couverts par les marques antérieures en raison de caractéristiques et d'usages différents. Le premier étant utilisé pour habiller le corps tandis que le second est destiné à la parure personnelle. En outre, il a été constaté que ces biens n'étaient pas distribués par les mêmes canaux et n'étaient pas en concurrence ou complémentaires les uns avec les autres.
Rolex reprochait à la chambre de recours d'avoir comparé les produits en cause sans avoir tenu compte de leur origine habituelle ou de la pratique habituelle du marché suivie à leur égard. En outre, Rolex a fait valoir que les produits appartiennent à des segments de marché liés et que leur achat peut être motivé par la recherche d'une complémentarité esthétique.
Le Tribunal a rejeté l'ensemble des arguments avancés par Rolex et a conclu qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les deux marques au sens de l'art. 8(1)(b) RMUE.
Atteinte à la marque de renommée
S'agissant de la renommée de la marque ROLEX, il avait été établi que la marque composite, composée à la fois de la couronne et du mot ROLEX, avait acquis une renommée au sein de l'Union européenne. S'agissant de la similitude entre cette marque et la marque demandée, la chambre de recours avait conclu qu'au plus les marques étaient visuellement très peu similaires, et que la similitude conceptuelle résultant de la présence commune d'une couronne avait une portée très limitée impact. Elle en a déduit que le public pertinent n'établirait pas de lien entre ces marques, de sorte qu'aucun risque d'atteinte à la renommée de la marque complexe antérieure n'était établi.
Le Tribunal n'a pas commenté la décision de la chambre de recours en termes de proximité des produits en cause et d'établissement d'un lien dans l'esprit des consommateurs (acceptant ainsi le raisonnement de la chambre de recours à cet égard). Le Tribunal a centré son raisonnement sur l'exigence de preuve que l'usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il porterait préjudice à ce caractère distinctif ou à cette renommée.
A cet égard, le GC a conclu que Rolex n'avait pas prouvé qu'il existait un risque sérieux d'atteinte à sa marque à l'avenir. Dans son appréciation, le Tribunal s'est concentré sur la charge de la preuve et a relevé que Rolex s'était contentée de renvoyer certaines pages de ses observations devant la division d'opposition et n'avait argumenté en termes généraux qu'en relation avec l'existence du préjudice à la marque de renommée. Une telle argumentation n'a pas été jugée suffisante par le Tribunal.
Par conséquent, Rolex n'aurait pas prouvé que l'usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice. L'action a donc été rejetée dans son intégralité par le Tribunal.
Commentaires
La décision est particulièrement intéressante par rapport à la question de la proximité des produits en cause au regard de l'appréciation de l'étendue de la protection d'une marque de renommée.
Bien que la jurisprudence ait précédemment déclaré qu'il n'y a pas de similitude entre les vêtements et, par exemple, les bijoux et les montres en termes d'évaluation du risque de confusion, il semble que ce soit une approche assez stricte adoptée par le GC dans la présente affaire, car nous traitons avec une marque de luxe réputée comme ROLEX et puisque les articles de mode, lorsqu'il s'agit de marques de luxe et réputées, peuvent très probablement, aux yeux des consommateurs, couvrir différents types de produits (de différentes catégories) tels que les vêtements, les bijoux et les montres. Il faut supposer que le caractère faible de l'élément de couronne en collision a également joué un rôle majeur dans la conclusion qu'aucune infraction n'a eu lieu.
En outre, la décision souligne qu'il ne suffit pas de se contenter de se référer à la notoriété d'une marque et d'indiquer en termes généraux qu'il existe un risque de préjudice. Ce risque doit être étayé par des arguments et des preuves solides.
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