Ricategorizzazione dei richiedenti di brevetto e ostacoli all'attuazione della regola 7(3) delle regole sui brevetti 

I Norme sui brevetti (secondo emendamento), 2020 (di seguito le "regole di modifica"), entrate in vigore il 4 novembre 2020, hanno principalmente riclassificato i Richiedenti e le tasse da loro pagate per il deposito e la prosecuzione di un brevetto. Attualmente, l'emendamento ha classificato i richiedenti in due classi (i) persona(e) fisica(e) o startup o piccola(e) entità(i) e (ii) Altro(i) da solo o con persona(e) fisica(e) o Startup/i o Piccola/e entità.

Effetto delle norme di modifica sull'articolo 7, paragrafo 3

Questa ricategorizzazione consente ai piccoli soggetti di avvalersi dell'agevolazione tariffaria che prima era riservata alle persone fisiche e alle startup. Le regole di modifica attraverso la regola 7 (3) stabiliscono inoltre che in caso di trasferimento di una domanda da una persona fisica, startup o piccola entità a un "Altro" (che non sia una persona fisica, startup o piccola entità - generalmente indicato come enti di grandi dimensioni), la differenza di quota dei corrispettivi spettanti ad entrambi, è a carico del nuovo richiedente (gli Altri) con la richiesta di tale trasferimento per mutamento di stato del Richiedente.

Le regole di modifica chiariscono ulteriormente che quando una startup o una piccola entità cessa di essere la stessa a causa della scadenza del periodo durante il quale è riconosciuta come tale da un'autorità competente o quando supera la soglia finanziaria, non sarebbe tenuta a pagare la differenza nella scala delle tasse.

La ricategorizzazione dei richiedenti per includere piccole entità con startup e persone fisiche con tasse di deposito inferiori, è destinata a incoraggiare più piccole entità a depositare domande di brevetto poiché il nuovo tariffario riduce l'onere delle piccole entità e rende la tassa più accessibile per loro.

Barriera implementativa

La ratio alla base dell'articolo 7, comma 3, delle regole di modifica è quella di impedire ad eventuali 'Altri - grandi soggetti' di usufruire dell'agevolazione tariffaria riservata esclusivamente alle persone fisiche, alle piccole entità e alle startup attraverso trasferimenti quali le cessioni. Sebbene la logica alla base di tale modifica sia etica, esistono alcune barriere che ne attenuano l'attuazione.

La domanda e la prosecuzione del brevetto, a differenza di altre azioni legali in materia di proprietà intellettuale, richiedono al Richiedente il pagamento delle tasse in base alla fase di deposito e il numero di istanze che richiedono pagamenti è elevato, a partire da rivendicazioni aggiuntive, richieste di esame, proroga dei tempi, successivi rinnovi e così via. Pertanto, in caso di trasferimento di una domanda di brevetto da una persona fisica, una startup o una piccola entità a favore di un "Altro", la Regola 7, paragrafo 3, obbligherebbe l'"altro" a calcolare la differenza nella scala delle tariffe addebitabili per entrambi e pagare lo stesso insieme alla richiesta di tale trasferimento. Esistono difficoltà pratiche per "l'altro" nel tracciare tutti i pagamenti effettuati a fronte della domanda di brevetto e accertare la differenza di tassa da pagare. Inoltre, nel corso degli anni sono state apportate diverse revisioni al tariffario dei brevetti, inclusa la tassa sovvenzionata applicabile, che si aggiunge ulteriormente alla difficoltà di calcolare la differenza delle tasse.

raccomandazioni

• Nell'ultimo decennio, l'Ufficio brevetti ha promosso attivamente la digitalizzazione del processo coinvolto e, soprattutto considerando la pandemia in questo momento, è necessaria la digitalizzazione completa dei registri affinché i richiedenti possano accedere facilmente alle informazioni relative alle loro domande di brevetto, il che rafforza ulteriormente l'efficienza operativa dei brevetti Ufficio. Inoltre, il vantaggio di tale digitalizzazione è che consente all'ufficio brevetti di salvare le ricevute di deposito relative ai pagamenti effettuati a fronte di una particolare domanda di brevetto. Pertanto, è ragionevole che l'ufficio brevetti invii al richiedente una trascrizione della tassa consolidata per l'attuazione della regola 7(3).
• Inoltre, il portale dei brevetti può visualizzare la differenza di tassa o la trascrizione della tassa al momento del deposito del trasferimento, il che soddisferebbe effettivamente la regola 7 (3). In caso contrario, deve essere disponibile una disposizione affinché il richiedente richieda la trascrizione della tassa consolidata.
• In alternativa, se un'obiezione è sollevata dall'ufficio brevetti per non soddisfare il requisito di cui alla regola 7 (3), tale obiezione deve essere accompagnata dalla trascrizione della tassa consolidata che cita tutti i pagamenti effettuati a fronte della domanda di brevetto in oggetto. Ciò consentirebbe agli "altri" di calcolare e pagare in modo costruttivo la differenza di commissioni senza incidenti. La presenza di tali disposizioni impedisce pagamenti errati che sarebbero effettuati dagli "altri" nei confronti dell'ufficio brevetti. Inoltre, fornire una trascrizione della tassa consolidata al momento del deposito del trasferimento impedisce le ridondanti azioni integrative che sarebbero richieste se fosse stata sollevata un'eccezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, per il mancato pagamento della differenza della tassa da parte degli 'altri'.

È una norma molto necessaria per mantenere la sacralità del sistema attuale e per prevenirne l'abuso. Tuttavia, l'attuazione della norma deve essere fattibile e pratica, la mancanza di chiarezza nella determinazione della differenza di tasse, porterà a casi di pagamenti errati all'ufficio brevetti. È opportuno notare che potrebbe trattarsi di un vero e proprio errore da parte del Richiedente, del consulente o dell'agente brevettuale dovuto alla mancanza di registri consolidati rispetto agli onorari da loro pagati. Pertanto, le raccomandazioni di cui sopra devono essere prese in considerazione per risparmiare tempo e fatica sia dell'ufficio brevetti che delle parti coinvolte nel trasferimento. Inoltre, questi ostacoli all'implementazione sono particolari a cui gli "altri" devono prestare attenzione quando sono coinvolti in un trasferimento con una persona fisica, una startup o piccole entità.

Questo articolo è stato scritto da Subhikssha K.

Fonte: https://selvams.com/blog/recategorization-of-patent-applicants-and-implementation-barriers-to-rule-73-of-the-patents-rules/