GROTE VERWACHTINGEN…. VAAK TELEURGESTELD

De beoordeling van het verwarringsgevaar tussen beschrijvende merken leidt vaak tot verwarrende beslissingen, vooral wanneer de analyse zich richt op de vraag of consumenten het beschrijvende karakter van bepaalde termen begrijpen, en wanneer verschillende gevolgen verbonden zijn aan de vraag of een dergelijk begrip (of het gebrek daaraan) er überhaupt toe doet. .

Het Gerecht heeft op 28 april 2021 uitspraak gedaan in zaak T‑584/17 RENV, met betrekking tot het verwarringsgevaar tussen het Spaanse merk VOORDAT en de Gemeenschapsmerkaanvraag PRIMART (fig.), beide ter aanduiding van waren van klasse 30.

De zaak werd terugverwezen door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU), waarbij in besluit C-702/18 P al commentaar werd geleverd hier, omdat het HvJ-EU kritiek had geuit op het feit dat het Gerecht geen rekening had gehouden met argumenten over het zwakke karakter van het oudere merk PRIMA.

Het Gerecht bevestigde opnieuw de eerdere beslissing van de kamer van beroep (BOA), ook al hield het deze keer rekening met de argumenten over het vermeende zwakke karakter van het oudere merk. Hoewel het toegaf dat de term PRIMA door een deel van het Spaanse publiek ook zou worden opgevat als ‘eerste’, was het in feite van mening dat de “Latijnse word 'primus' (prima in het vrouwelijke) is vooral een ordinaal numeriek bijvoeglijk naamwoord dat geeft niet meteen een idee van uitmuntendheide" voor het Spaanse publiek (als geheel) .

Het Gerecht heeft de door het HvJ-EU geuite ‘hint’ dus niet overgenomen dat wanneer het oudere merk en het teken waarvan de inschrijving wordt aangevraagd samenvallen op een element dat zwak onderscheidend is voor de waren in kwestie, de globale beoordeling van de waarschijnlijkheid van verwarring […] leidt niet vaak tot de conclusie dat een dergelijke waarschijnlijkheid bestaat (vgl. § 53). Eerlijk gezegd, als sommige Spanjaarden het beschrijvende/lovende karakter van PRIMA niet ‘waarnemen/begrijpen’, moeten ze tegen verwarring worden beschermd.

Interessant genoeg kwam het Gerecht, in zaak T-70/20, op 12 mei 2021 beslist, twee weken later tot een andere conclusie voor twee merken “identiek” in hun woordbestanddelen “MUSEUM OF ILLUSIONS.

De aanvraag voor een EU-merk werd bestreden op basis van het oudere Gemeenschapsmerk  , beide ter aanduiding van museumdiensten in klasse 41.

Het EUIPO en de BOA richtten de beoordeling van het verwarringsgevaar op niet-Engelssprekende Griekse consumenten, voor wie de uitdrukkingen “OF” en “ILLUSIONS” dus als betekenisloos en dus onderscheidend moeten worden beschouwd, en constateerden dat er sprake was van verwarringsgevaar.

De WG kwam (enigszins verrassend gezien haar eerdere besluiten) terug. De WG oordeelde dat niet-Engelssprekende Griekse consumenten de uitdrukking 'museum van illusies' zouden opvatten als een verwijzing naar een museum van een bepaald type of gerelateerd aan een bepaald thema, ook al waren ze 'niet op de hoogte van het specifieke type of thema van dat museum'. . Daarom moet “MUSEUM OF ILLUSION” worden beschouwd als een beschrijving van museumdiensten, ook voor niet-Engelssprekende Griekse consumenten. Rekening houdend met het geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk en het feit dat de toevalligheden alleen bestonden voor niet-onderscheidende elementen, ontkende het Gerecht dus elk verwarringsgevaar.

Deze beslissing roept enkele vragen op over het logische proces dat de WG volgt bij het beslissen over zaken.

Als het Gerecht zijn oordeel in de zaak Prima/Primart had gevolgd, had het moeten oordelen dat hoewel voor een deel van de Griekse consumenten het beschrijvende karakter VAN ILLUSIE in de context van MUSEUM OF ILLUSIONS zou worden begrepen, omdat voor een ander deel van de Griekse consumenten de term VAN ILLUSIE  “brengt niet meteen over”  welke betekenis dan ook, er zou verwarring ontstaan.

In plaats daarvan heeft de WG zich beziggehouden met een enigszins abstracte oefening van dubbel raden om verwarring uit te sluiten, omdat er geen bewijs is dat alle niet-Engelssprekende Griekse consumenten, uitsluitend omdat het eerste onderdeel van een samengesteld handelsmerk MUSEUM is, noodzakelijkerwijs zouden aannemen of komen tot de conclusie (en erkenning) dat het merk als geheel “verwijst naar een museum van een bepaald type of betrekking hebbend op een bepaald thema”. Bovendien is het zeer discutabel of deze ‘erkenning’ ‘onmiddellijk wordt overgebracht’ op een dergelijke consument.

Het valt nog te bezien of de WG dezelfde norm en argumenten op andere gevallen zal toepassen.

_____________________________

Om ervoor te zorgen dat u geen regelmatige updates van de Kluwer Trademark Blog mist, kunt u zich abonneren hier.