Rekategoryzacja podmiotów zgłaszających patenty i bariery we wdrażaniu zasady 7 ust. 3 zasad patentowych 

Połączenia Przepisy dotyczące patentów (druga poprawka), 2020 (dalej: „Zasady nowelizacji”), które weszły w życie 4 listopada 2020 r., przede wszystkim rekategoryzowały Zgłaszających oraz ponoszone przez nich opłaty z tytułu zgłoszenia i ścigania patentu. Obecnie nowelizacja dzieli wnioskodawców na dwie klasy: (i) osoby fizyczne lub start-upy lub małe podmioty/podmioty oraz (ii) inni(e) samodzielnie lub z osobą fizyczną lub Startupy lub małe podmioty.

Wpływ przepisów zmieniających na art. 7 ust. 3

Dzięki tej rekategoryzacji małe podmioty mogą ubiegać się o ulgę w opłatach, która wcześniej była zarezerwowana dla osób fizycznych i startupów. Zasady zmiany zawarte w zasadzie 7 ust. 3 stanowią ponadto, że w przypadku przeniesienia wniosku od osoby fizycznej, startupu lub małego podmiotu na „Inną” (niebędącą osobą fizyczną, startupem lub małym podmiotem – ogólnie zwaną duże podmioty), różnicę w skali opłat pobieranych od obydwu podmiotów, nowy wnioskodawca (Pozostali) ma uiścić wniosek o takie przeniesienie w związku ze zmianą statusu Wnioskodawcy.

W zasadach nowelizacji doprecyzowano, że w przypadku, gdy start-up lub mały podmiot przestaje być tym samym w związku z upływem okresu, w którym zostaje uznany za taki przez właściwy organ lub gdy przekroczy próg finansowy, nie będzie zobowiązany do zapłaty różnicy w skali opłat.

Rekategoryzacja wnioskodawców w celu uwzględnienia małych podmiotów prowadzących start-upy i osób fizycznych pobierających niższe opłaty za złożenie wniosku z pewnością zachęci więcej małych podmiotów do składania wniosków patentowych, ponieważ nowa tabela opłat zmniejsza obciążenie małych podmiotów i sprawia, że ​​opłata jest dla nich bardziej dostępna.

Bariera wdrożeniowa

Uzasadnieniem art. 7 ust. 3 nowelizacji jest uniemożliwienie „Innym – dużym podmiotom” korzystania ze ulgi w opłacie, która przysługuje wyłącznie osobom fizycznym, małym podmiotom i start-upom w drodze przeniesienia typu cesji. Chociaż uzasadnienie takiej zmiany jest etyczne, istnieją pewne bariery utrudniające jej wdrożenie.

Zgłoszenie patentowe i ściganie w odróżnieniu od innych postępowań dotyczących własności intelektualnej wymaga od Zgłaszającego uiszczania opłat w zależności od etapu zgłoszenia, a liczba przypadków wymagających uiszczenia opłat jest duża, począwszy od dodatkowych roszczeń, wniosków o rozpatrzenie, przedłużenia terminu, kolejnych odnowień i tak dalej. Zatem w przypadku przeniesienia zgłoszenia patentowego od osoby fizycznej, startupu lub małego podmiotu na rzecz „Innego” Zasada 7 ust. 3 nakładałaby na „innego” obowiązek obliczenia różnicy w skali opłat pobieranych za oba i zapłacić tyle samo wraz z żądaniem takiego przelewu. Istnieją praktyczne trudności dla „innego” w prześledzeniu wszystkich płatności dokonanych w związku ze zgłoszeniem patentowym i ustaleniu różnicy w opłacie, która ma zostać uiszczona. Co więcej, na przestrzeni lat wprowadzono wiele zmian w tabeli opłat patentowych, włączając w to obowiązującą opłatę subsydiowaną, co dodatkowo pogłębiło trudności w obliczeniu różnicy w opłatach.

Zalecenia

• W ostatniej dekadzie Urząd Patentowy aktywnie promował cyfryzację tego procesu i szczególnie biorąc pod uwagę obecną pandemię, konieczna jest pełna digitalizacja dokumentacji, aby Zgłaszający mogli łatwo uzyskać dostęp do informacji dotyczących swoich wniosków patentowych, co dodatkowo wzmacnia efektywność operacyjną Patentów Biuro. Ponadto zaletą takiej digitalizacji jest to, że umożliwia Urzędowi Patentowemu zapisanie potwierdzeń dokonania zgłoszenia dotyczących płatności dokonanych w związku z konkretnym zgłoszeniem patentowym. Dlatego też uzasadnione jest, aby Urząd Patentowy przesłał zgłaszającemu skonsolidowany wykaz opłat za wykonanie zasady 7 ust. 3.
• Ponadto portal Patenty może wyświetlać różnicę w opłatach lub transkrypcję opłat w momencie dokonywania przeniesienia, co skutecznie spełnia Zasadę 7 ust. 3. Jeżeli nie, wnioskodawca musi mieć możliwość zażądania skonsolidowanego wykazu opłat.
• Alternatywnie, jeżeli Urząd Patentowy zgłosi zastrzeżenie z powodu niespełnienia wymogu przewidzianego w Zasadzie 7 ust. 3, do takiego sprzeciwu należy dołączyć skonsolidowany wykaz opłat wymieniający wszystkie tego rodzaju płatności dokonane w związku z przedmiotowym zgłoszeniem patentowym. Pozwoliłoby to „innym” na konstruktywne obliczenie i zapłacenie różnicy w opłatach bez żadnych wpadek. Posiadanie takich zapisów zapobiega błędnym wpłatom „innych” na rzecz Urzędu Patentowego. Co więcej, przedstawienie skonsolidowanego wykazu opłat w momencie dokonywania przelewu zapobiega podejmowaniu zbędnych działań uzupełniających, które byłyby wymagane w przypadku zgłoszenia zastrzeżenia na podstawie § 7 ust. 3 z powodu braku zapłaty różnicy w opłatach przez „inne”.

Jest to bardzo potrzebna zasada, która pozwala zachować świętość obecnego systemu i zapobiegać jego nadużyciom. Jednakże wdrożenie zasady musi być realne i praktyczne, brak jasności w ustaleniu różnicy w opłatach będzie prowadził do przypadków błędnych wpłat do Urzędu Patentowego. Należy zauważyć, że może to być autentyczny błąd zgłaszającego, radcy prawnego lub rzecznika patentowego wynikający z braku skonsolidowanej dokumentacji dotyczącej uiszczanych przez nich opłat. Dlatego też należy wziąć pod uwagę powyższe zalecenia, aby zaoszczędzić czas i wysiłek zarówno Urzędu Patentowego, jak i stron zaangażowanych w przeniesienie. Ponadto te bariery wdrożeniowe to szczegóły, na które „inni” muszą zwrócić uwagę, gdy biorą udział w transferze z osobą fizyczną, start-upem lub małymi podmiotami.

Ten artykuł został napisany przez Subhikssha K.

Źródło: https://selvams.com/blog/recategorization-of-patent-applicants-and-implementation-barriers-to-rule-73-of-the-patents-rules/