Jurisprudência de Elegibilidade de Patente

O USPTO está buscando comentários sobre “o estado da jurisprudência de elegibilidade de patentes” e como a lei de elegibilidade impacta tanto a inovação quanto o investimento em inovação. O prazo para submissões é 15 de outubro de 2021.

O USPTO está a planear um relatório para o Congresso e a agência espera que estes comentários sirvam como blocos de construção fundamentais para o relatório.

O seguinte vem do Aviso:

Desde 2017, o Circuito Federal emitiu inúmeras decisões aplicando o arcabouço jurídico da Suprema Corte em diversos contextos, e muitas petições de mandado de certiorari foram protocoladas. Em 2019, o Supremo Tribunal solicitou a opinião do Procurador-Geral. HP Inc. v. Berkheimer, Nº 18-415, 139 S. Ct. 860 (7 de janeiro de 2019); Farmácias Hikma. EUA Inc. v. Vanda Farmácias. Inc., Nº 18-817, 139 S. Ct. 1368 (18 de março de 2019). Em ambos os casos, o Governo argumentou que as decisões recentes do Tribunal se afastaram de precedentes anteriores e fomentaram a incerteza relativamente aos padrões de elegibilidade das patentes. Breve para os Estados Unidos, HP Inc. v. Berkheimer, Nº 18-415, 2019 WL 6715368, em *10-13 (6 de dezembro de 2019) (Berkheimer CVSG Brief); Breve para os Estados Unidos, Farmácias Hikma. EUA Inc. v. Vanda Farmácias. Inc., Nº 18-817, 2019 WL 6699397, em *13-21 (6 de dezembro de 2019) (Vanda CVSG Brief). Embora o Governo tenha afirmado que nenhum dos casos era um veículo ideal para considerar essas normas, instou o Tribunal a conceder certiorari num caso apropriado. Berkheimer CVSG Brief em *10, *14, *19; Vanda CVSG Brief em *8, *22-23. Em particular, o Governo destacou a petição de certiorari então pendente em Athena Diagnósticos, Inc. v. Serviços Colaborativos Mayo, LLC, um caso envolvendo métodos de diagnóstico médico em que o Circuito Federal, ao negar uma nova audiência en banc, emitiu vários pareceres separados solicitando ao Supremo Tribunal Federal orientações adicionais na área. Berkheimer CVSG Brief em *13, *19; Vanda CVSG Brief em *22-23. Em última análise, a Suprema Corte negou o mandado de certiorari em todos os três casos. HP Inc. v. Berkheimer, Nº 18-415, 140 S. Ct. 911 (13 de janeiro de 2020); Farmácias Hikma. EUA Inc. v. Vanda Farmácias. Inc., Nº 18-817, 140 S. Ct. 911 (13 de janeiro de 2020); Athena Diagnósticos, Inc. v. Mayo Collaborative Servs., LLC, Nº 19-430, 140 S. Ct. 855 (13 de janeiro de 2020).

No ano passado, após uma decisão do painel dividido concluindo que um método para fabricar eixos de transmissão era inelegível para patente, o Circuito Federal emitiu novamente uma decisão negando a nova audiência en banc que incluía várias opiniões separadas com opiniões divergentes sobre o escopo do assunto elegível para patente. Sou. Eixo & Mfg., Inc. v. Neapco Holdings LLC, 966 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2020). Tal como o juiz dissidente do painel, vários dos pareceres que negaram a nova audiência en banc culparam a maioria do painel por estabelecer um novo teste de “nada mais” – se a invenção reivindicada “invocar claramente uma lei natural, e nada mais, para alcançar um resultado desejado ”- para inelegibilidade de patente. Id. em 1366 (O'Malley J., dissidente); id. em 1361 (Stoll J., dissidente); id. em 1359 (Newman J., dissidente). A American Axle solicitou um mandado de certiorari em 28 de dezembro de 2020, e a Suprema Corte solicitou a opinião do Procurador-Geral em 3 de maio de 2021. Sou. Eixo & Mfg., Inc. v. Neapco Holdings LLC, Nº 20-891, 2021 WL 1725166 (3 de maio de 2021). As questões apresentadas na petição são: (1) Qual é o padrão apropriado para determinar se uma reivindicação é direcionada a um conceito inelegível para patente sob a etapa um do Alice estrutura em duas etapas?; e (2) A elegibilidade da patente é uma questão de direito para o tribunal ou uma questão de facto para o júri?

Em 5 de março de 2021, os senadores Thom Tillis, Mazie Hirono, Tom Cotton e Christopher Coons enviaram uma carta ao Sr. Drew Hirshfeld, Exercendo as funções e deveres do Diretor do USPTO, solicitando que o USPTO Página inicial impressa 36259publicar um pedido de informações sobre o estado atual da jurisprudência de elegibilidade de patentes nos Estados Unidos (desde as decisões da Suprema Corte em maio e Alice), avaliar as respostas e fornecer um resumo detalhado de suas conclusões até 5 de março de 2022. Os senadores indicaram um interesse particular em aprender como a jurisprudência atual impactou negativamente o investimento e a inovação em tecnologias críticas como computação quântica, inteligência artificial,^[] medicina de precisão, métodos de diagnóstico e tratamentos farmacêuticos.

Pedido de informação: Para auxiliar no estudo solicitado pelos senadores Tillis, Hirono, Cotton e Coons, o USPTO convida as partes interessadas a enviar comentários por escrito sobre as questões abaixo. Nas perguntas, a frase “o estado atual da jurisprudência de elegibilidade de patentes nos Estados Unidos” deve ser entendida como se referindo ao conjunto de decisões de elegibilidade de matéria de patente emitidas pelo Judiciário Federal dos EUA.

Ao responder às perguntas, identifique você e seu interesse no sistema de patentes dos EUA. Se aplicável, indique se você se enquadra em uma ou mais das seguintes categorias: (1) Inventores, proprietários de patentes ou investidores (por exemplo, capital de risco, banco de investimento, fundo, etc.); (2) licenciados ou usuários de tecnologia patenteada; (3) entidades que representam inventores ou titulares de patentes (por exemplo, escritórios de advocacia); (4) destinatários de cartas de demanda relativas a supostas infrações de patente ou infratores acusados ​​em um processo de patente; (5) entidades que representam os infratores acusados; (6) agências ou funcionários governamentais; (7) instituições acadêmicas ou de pesquisa; (8) organizações ou associações de propriedade intelectual; e (9) organizações sem fins lucrativos ou grupos de defesa. Além disso, se você for proprietário de uma patente ou inventor, inclua o número de pedidos de patente nos EUA e no exterior que você registrou; o número de patentes americanas e estrangeiras que você possui; o número de patentes que você licenciou ou vendeu; e o número de casos de patentes nos quais você esteve envolvido desde a decisão da Suprema Corte em Bilski em 2010.

Os comentadores não precisam responder a todas as perguntas e podem fornecer informações relevantes mesmo que não respondam a uma pergunta específica.

Tópicos para comentários públicos

Seção I—Observações e Experiências

1. Explique como o estado atual da jurisprudência de elegibilidade de patentes afeta a condução dos negócios em sua(s) área(s) de tecnologia. Identifique a(s) área(s) de tecnologia em sua resposta.

2. Explique quais impactos, se houver, você sofreu como resultado do estado atual da jurisprudência de elegibilidade de patentes nos Estados Unidos. Por favor, inclua impactos em tantas das seguintes áreas quanto possível, identificando exemplos concretos e fatos de apoio quando possível:

a. Estratégia de processamento de patentes e gestão de portfólio;

b. aplicação de patentes e litígio;

c. aconselhamento e pareceres sobre patentes;

d. pesquisa e desenvolvimento;

e. emprego;

f. Compras;

g. marketing;

h. capacidade de obter financiamento de investidores ou instituições financeiras;

eu. estratégia de investimento;

j. licenciamento de patentes e pedidos de patentes;

k. desenvolvimento de produtos;

eu. vendas, incluindo vendas downstream e upstream;

m. inovação; e

n. concorrência.

3. Explique como o estado atual da jurisprudência de elegibilidade de patentes nos Estados Unidos impacta campos tecnológicos específicos, incluindo investimento e inovação em qualquer uma das seguintes áreas tecnológicas:

a. Computação quântica;

b. inteligência artificial;

c. medicina de precisão;

d. métodos diagnósticos;

e. tratamentos farmacêuticos; e

f. outras invenções relacionadas à informática (por exemplo, software, métodos de negócios, segurança de computadores, bancos de dados e estruturas de dados, redes de computadores e interfaces gráficas de usuário).

4. Explique como suas experiências com a aplicação dos requisitos de elegibilidade do assunto em outras jurisdições, incluindo China, Japão, Coreia e Europa, diferem de suas experiências nos Estados Unidos.

5. Identifique casos em que lhe foi negada proteção de patente para uma invenção nos Estados Unidos apenas com base na inelegibilidade do objeto da patente, mas obteve proteção para a mesma invenção em uma jurisdição estrangeira, ou vice-versa. Forneça exemplos específicos, como a(s) tecnologia(s) e a(s) jurisdição(ões) envolvidas, e o motivo pelo qual a invenção foi considerada inelegível nos Estados Unidos ou em outra jurisdição.

6. Explique se o estado da jurisprudência de elegibilidade de patente nos Estados Unidos fez com que você modificasse ou transferisse investimentos, atividades de pesquisa e desenvolvimento ou empregos dos Estados Unidos para outras jurisdições, ou para os Estados Unidos de outras jurisdições. Em caso afirmativo, identifique as modificações relevantes e os impactos associados.

7. Explique se o estado da jurisprudência de elegibilidade de patentes nos Estados Unidos fez com que você mudasse as estratégias de negócios para proteger sua propriedade intelectual (por exemplo, mudança de patentes para segredos comerciais, ou vice-versa). Em caso afirmativo, identifique as mudanças e os impactos associados.

8. Explique se você mudou seu comportamento em relação ao registro, compra, licenciamento, venda ou manutenção de pedidos de patentes e patentes nos Estados Unidos como resultado do estado atual da jurisprudência de elegibilidade de patentes nos Estados Unidos. Se sim, descreva como você mudou seu comportamento.

9. Por favor, explique como, em sua experiência, o status da jurisprudência de elegibilidade de patente nos Estados Unidos afetou qualquer litígio por violação de patente nos Estados Unidos em que você esteve envolvido como parte, como consultor jurídico ou como outro participante (por exemplo, um perito). Por exemplo, explique se esta jurisprudência afetou o custo ou a duração de tal litígio, a capacidade de defesa contra reclamações de violação de patente, a certeza/incerteza dos resultados do litígio ou a probabilidade de acordo.

Seção II — Impacto da elegibilidade do assunto no mercado geral

10. Identifique como o estado atual da jurisprudência de elegibilidade de patentes nos Estados Unidos impacta a força global da propriedade intelectual dos EUA.

11. Identifique como o estado atual da jurisprudência de elegibilidade de patentes nos Estados Unidos impacta a economia dos EUA como um todo.

12. Identifique como o estado atual da jurisprudência de elegibilidade do assunto nos Estados Unidos impacta a força global da propriedade intelectual dos EUA e a economia dos EUA em qualquer uma das seguintes áreas:

a. Computação quântica;

b. inteligência artificial;

c. medicina de precisão;

d. métodos diagnósticos;

e. tratamentos farmacêuticos; e

f. outras invenções relacionadas à informática (por exemplo, software, métodos de negócios, Página inicial impressa 36260segurança de computadores, bancos de dados e estruturas de dados, redes de computadores e interfaces gráficas de usuário).

Ao responder a esta pergunta, forneça exemplos concretos e fatos de apoio, quando possível.

13. Identifique como o estado atual da jurisprudência de elegibilidade de patentes nos Estados Unidos afeta o público. Por exemplo, a jurisprudência afeta, positiva ou negativamente, a disponibilidade, a eficácia ou o custo da medicina personalizada, dos diagnósticos, dos tratamentos farmacêuticos, do software ou das invenções implementadas por computador?

Fonte: https://patentlyo.com/patent/2021/10/patent-eligibility-jurisprudence.html