av Dennis huka
In re Surgisil, LLP, — 4:e — (Fed. Cir. 2021).
Detta är ett viktigt mönsterpatentbeslut som väsentligt begränsar omfattningen av känd teknik som är tillgänglig för förväntade avslag i mönsterpatentfall. Resultatet är att det borde bli lättare att få mönsterpatentskydd. Beslutet är bara cirka 600 ord långt - färre än vad som kan skriva om fallet.
Mina barn har en mängd olika pappersstubbar som de använder för att jämna ut och blanda sina blyertsteckningar. Den första bilden nedan visar en typisk pappersstubbe som konstnärer har använt i många decennier. Den andra bilden visar designen för Surgisils tillverkningsartikel som den försöker patentera (designpatent). Jag minns också att jag fascinerades av dubbelvässade pennor som du kan se på den tredje bilden. 
Även om de tre är i grunden identiska till formen, anser Surgisil fortfarande att det borde kunna få ett designpatent eftersom dess patent är riktat mot något annat, den "prydnadsdesignen för ett läppimplantat." 
USPTO-granskaren avvisade Surgisils anspråk och Patent Trial & Appeal Board bekräftade. PTAB ansåg särskilt att det i avsiktssyfte "är lämpligt att ignorera identifieringen av tillverkningsartikeln på påståendets språk." Vidare, även om dessa kanske inte är analog konst, "om en referens är analog konst är irrelevant för om den referensen förutser."
Vid överklagande vände Federal Circuit och ansåg istället att Surgisils påståendespråk begränsade sin uppfinning till en design för "läppimplantat". Som sådan förutser känd teknik som är inriktad på att rita stubbar och pennor inte ett läppimplantat. Domstolen förklarar:
Här identifierar påståendet ett läppimplantat. Påståendet uttrycker "ett läppimplantat" och styrelsen fann att ansökans figur visar ett läppimplantat. Som sådan är påståendet begränsat till läppimplantat och täcker inte andra tillverkningsartiklar. Det råder ingen tvist att Blick avslöjar ett konstverktyg snarare än ett läppimplantat. Nämndens förväntningsresultat vilar därför på en felaktig tolkning av yrkandets omfattning.
Slip Op.
Beslutet här går lite längre än domstolens beslut från 2019 Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., 938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019). Curver Luxemburg ansåg att ett visst påstående var begränsat till det flätade mönstret som applicerades på en tillverkningsartikel som återgavs i påståendet (en stol) och täckte således inte användningen av samma mönster på en korg eller annan artikel utan anspråk. PTO hade försökt särskilja det fallet från att vara tillämpligt på den särskilda situationen där ritningarna faktiskt inte visar den påstådda tillverkningsartikeln. I synnerhet ansåg domstolen att vi "att anspråksspråk kan begränsa omfattningen av ett designpatent där anspråksspråket tillhandahåller det enda exemplet på en tillverkningsartikel som inte förekommer någonstans i figurerna." Ritningen i Curver var en abstraktion som endast visade flätad design, och så var påståendet viktigt att knyta designen till en viss tillverkningsartikel.
Det kortfattade Surgisil beslutet försökte inte förklara varför detta fall sträcker sig utöver språket i Curver.
Under många år har USPTO följt samma policy - den påstådda artikeln gör ingen skillnad i förväntningssyfte. Dessa regler härrör från ett gammalt CCPA-fall som kallas I re Glavas, 230 F.2d 447, (CCPA 1956).
Det är sant att användningen som en vara ska användas för inte har någon betydelse för dess patenterbarhet som design och att om den kända tekniken avslöjar någon artikel av väsentligen samma utseende som en sökandes, är det oväsentligt vad användningen av sådan artikel är. Följaktligen, så långt som förutseende av en enda beskrivning av känd teknik, kan det inte råda någon fråga om icke-analog konst i designfall.
Id. Ett problem med Glavas är att det var ett självklarhetsfall och så uttalandet ovan är dicta. Domstolen har tidigare erkänt detta diktat Curver. Det föreslog domstolen också Glavas hade underförstått åsidosatts av Egyptisk gudinna. I Egyptisk gudinna, den en banc domstolen ansåg att det ordinarie observatörstestet gäller förväntningsanalys. I det avseendet skulle en vanlig observatör sannolikt inte blanda ihop en vässad penna med en läppinsats. (Observera att denna sista mening antyds av domstolen i Curver, men inte uttryckligen angivet).
Surgisil är i viss spänning med prejudikat som hävdar att anspråkets omfattning endast bör begränsas till prydnadsdetaljer. Se t.ex. I re Zahn, 617 F.2d 261 (CCPA 1980) ("[35 USC] 171 hänvisar inte till utformningen av en artikel, utan till utformningen av en artikel."); OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396 (Fed. Cir. 1997) (designpatentets omfattning är begränsad till prydnadsdetaljerna). Överklagandepanelen här tog inte upp det argumentet som presenterades av USPTO vid överklagande.
Generellt sett kommer USPTO att se detta fall som en stor förändring av förväntningsanalys. I slutändan kommer det att göra det ännu lättare att erhålla designpatent - och till synes tillåter någon att få ett designpatent genom att ta tag i en design som är känd inom tekniken och tillämpa den på en ny tillverkningsartikel.
Källa: https://patentlyo.com/patent/2021/10/federal-circuit-obtaining.html
