De patenterade en bättre sandlåda – självklarhet IPR

av Dennis Crouch

Dagens beslut av Federal Circuit inkluderar ett exempel på tunt skivad bologna, där domstolen förkastade ett PTAB IPR-beslut eftersom det exakta självklarhetsargumentet angående en funktionsbegränsning inte uttryckligen angavs. Domstolen gör också en annan omgång där PTAB inte tar hänsyn till kommersiell framgång. 

Oren Tech v. Proppant Express (Fed. Cir. 2021)

Mycket petroleum fångas av djupa bergformationer som är svåra att borra ut en efter en. Hydraulisk frakturering (fracking) får tillgång till dessa butiker genom att använda högtrycksinjektion av en slurry av vatten, kemiska tillsatser och proppant (som sand eller annan granulat). Högtrycksvattnet orsakar sprickbildning i stenarna. Rester av proppmedel lämnas kvar och håller sprickorna öppna - vilket gör att petron kan rinna ut lättare.

Orens moderbolag US Silica konkurrerar med PropX om att leverera proppant (sand) för fracking. Som en del av denna tävling innehar Oren flera patent relaterade till lagring av proppan och stämde PropX för intrång. US patent nr 9,403,626 9,511,929 9,296,518; 626; och 1. PropX svarade med framställningar om immateriella rättigheter. Det här fallet handlar om '2-patentet och PTAB:s dom som upphäver alla de ifrågasatta anspråken som uppenbara. Efter överklagande har Federal Circuit avvisat PTAB-beslutet av två skäl: (XNUMX) PTAB-beslutet avvek för långt från grunderna för opatenterbarhet som finns i framställningen; och (XNUMX) PTAB ignorerade felaktigt den kommersiella framgången för Orens container.

'626-patentet är inriktat på en stapelbar förvaringsbehållare för sand. Varje behållare har en bottenförsedd lucka som låter sand rinna till nästa nedre behållare och så småningom ut genom botten av stapeln.

Den närmast identifierade tidigare publikationen var den nu övergivna amerikanska patentpublikationen nr 2008/0226434 ("Smith", bilden nedan). Under åtal för sitt patent hade Oren redan stött på ett avslag från Smith och övervann detta avslag genom att lägga till en funktionell anspråksbegränsning att behållaren är designad för att stödja "volymer" på "minst 30,000 52,500 pund." Smith begränsade uttryckligen sin dubbla containernyttolast till 26,250 XNUMX pund, eller XNUMX XNUMX pund vardera. Examinatorn accepterade denna begränsning som tillräcklig för att gå utanför känd teknik. 

IPR-grunderna: IPR-framställningen återinförde Smith och hävdade att Smiths design kunde förstärkas (via Hendrick) för att dra fördel av den oanvända volymen och att gränsen på 30,000 30,000 pund redan uppfylldes av teknisk säkerhetstolerans. Styrelsen köpte inte argumentet för säkerhetstolerans eftersom det inte nämndes i referensen, men fann ändå att gränsen på XNUMX XNUMX pund i sig skulle uppfyllas genom den föreslagna förstärkningen.

Problemet: Även om IPR-framställningen tog upp Smith, tog den inte upp detta exakta argument - att den föreslagna förstärkningen i sig skulle uppfylla kravet på 30,000 XNUMX pund.

[T]styrelsen gjorde fel genom att återanvända teorin om en motivation att modifiera Smith för att öka dess kapacitet som en grund för att finna begränsningen på 30,000 XNUMX pund uppfylld. PropX hävdade inte denna teori om självklarhet i sin framställning. Teorin togs inte heller upp av styrelsens institutionsbeslut (eller vid något tillfälle före det slutliga skriftliga beslutet). Att förlita sig på denna teori för att finna påståenden uppenbara var därför ett reversibelt fel eftersom framställaren bär bevisbördan för att vara uppenbar och Oren inte hade något meddelande eller möjlighet att svara.

Slip Op.

Sitter inte bra: Federal Circuits slutsats här stämmer inte överens med mig eftersom både framställningen och institutionsbeslutet indikerar att syftet med förstärkningen var att "öka den maximala nyttolasten av Smiths containrar"; PropX gav bevis för att förstärkningen skulle öka nyttolasten över 30,000 30,000 pund; och det var genom den påstådda förstärkningen som Oren själv uppfyllde den funktionella begränsningen på XNUMX XNUMX pund. Det förefaller dock sant att varken framställningen eller institutionsbesluten särskilt angav att den ökade nyttolasten skulle uppfylla själva skadebegränsningen. Detta beslut beror på ett val av hur tunt bolognaen ska skivas.

= = = = =

"The Reason" kontra "A Reason" för den kommersiella framgången: Orens "Sandbox"-produkt har också varit kommersiellt framgångsrik (såld genom ett annat amerikanskt Silica-företag) och Oren presenterade det beviset som objektiva bevis på icke-uppenbarhet. I det här fallet är produkten "i proportion till omfattningen" med de patenterade kraven - vilket skapar en presumtion om samband mellan kraven och den kommersiella framgången. Styrelsen gav dock fortfarande ingen vikt vid den kommersiella framgången eftersom PropX gav bevis för att framgången berodde på ett konvojerat leasingprogram som inkluderade vissa affärshemligheter såväl som en "special gaffeltruck", "specialmattor" och "speciell lastbil." och inte lådans påstådda egenskaper.

Efter överklagande lämnade Federal Circuit denna del av beslutet - med bedömningen att det kan finnas ett antal bidragsgivare till kommersiell framgång, och PTAB misslyckades med att specifikt beakta Orens bevis som visar att dess containerdesign "också var en viktig bidragande faktor till den kommersiella framgången och beröm av systemet.”

Källa: https://patentlyo.com/patent/2021/07/patented-sandbox-obviousness.html