לכל בעל סימן מסחר יש את הזכות להגיש התנגדות נגד בקשות חדשות לסימנים זהים או דומים. עם זאת, הדבר דורש ניתוח ואסטרטגיה נכונים מכיוון שהתוצאה הסופית לא תמיד ברורה כל כך.
בית הדין הכללי של האיחוד האירופי הכריע בתיק T ‑ 510/19, Puma SE נגד Gemma Group Srl, שעניינה כמה מאבקים בעניין זה.
בסכסוך הנדון, הוגשה בקשה לסימן המסחר האירופי הבא למחלקה 7 - מכונות לעיבוד עץ; מכונות לעיבוד אלומיניום; מכונות לטיפול ב- PVC:
כנגד בקשה זו הוגשה על ידי פומה התנגדות על בסיס שני סימני מסחר פיגורטיביים קודמים לשיעורים 18 א 25 ו- 28:
ה- EUIPO דחה את האופוזיציה מכיוון שלמרות שלטים אלה היו דמיון חזותי מסוים, הסחורה שלהם הייתה שונה לחלוטין.
ההחלטה הוגשה ערעור מספר פעמים והועברה לבית הדין האירופי למועצת הערעור של ה- EUIPO עקב טעויות מסוימות.
הדירקטוריון אישר את עמדת ה- EUIPO. הוא מצא שלמרות ההבדלים הברורים ביניהם, לסימנים הייתה מידה מסוימת של דמיון חזותי והעבירו את אותו מושג של "התנפלות על חתול הזוכר פומה". עוד מצא כי השוואה פונטית של הסימנים הנדונים אינה אפשרית וכי מבחינה ויזואלית, סימנים אלה רחוקים מלהיות זהים. ועדת הערר הצהירה, במהותה, כי המבקש לא הראה כי חלקי הציבור הרלוונטיים, והמובהקים לחלוטין, הממוקדים על ידי הסחורה המכוסה בכל אחד מהסימנים הנדונים, היוו קשר בין אותם סימנים למרות שהסחורה מכוסה. על ידם היו שונים. בהמשך, היא מצאה כי המבקש לא הראה, במהותו, כי ניתן להעביר את הערכים החיוביים הקשורים לסימנים הקודמים לסימן שהוגש. בפרט, ראשית, מועצת הערר מצאה כי המבקש לא ביסס את הסיבות לכך שתדמיתם של פריטי הספורט המכוסים בסימנים הקודמים השפיעה באופן חיובי על הצרכנים בבחירתם בסחורה המכוסה בסימן המבוקש, ואין בהם כל קשר. למושגי ספורט, תחרות, אורח חיים פעיל, נוער, הנאה ופנאי שמועברים על ידי הסימנים המוקדמים יותר. ועדת הערר מצאה, שנית, כי המבקש לא הראה כי השימוש בסימן זה עבור מוצרים תעשייתיים ספציפיים מאוד עלול לפגוע בדימוי הסימנים הקודמים.
ההחלטה הוגשה על ערעורו מחדש על ידי פומה אך הפעם בית המשפט דחה אותה. למרות שהיו טיעונים האם המוניטין של הסימנים הקודמים הוצהר בזמן ובשפה הרשמית של ה- EUIPO, בית המשפט הגיע למסקנה כי פומה לא הצליחה להוכיח שתמונת הסימנים הקודמים יכולה להיות מושפעת מהשימוש בסימן שהוגש לו. ; בצדק החליט ועדת הערר.
מקור: פטנטים ורטסנוואלצנצלי מאייר-דולהור, דוקטור משפטי, פטנטנוולטה PartG mbB
